發(fā)明專利申請實質(zhì)審查，是授權(quán)前的全面審查，因而涉及的問題及相應(yīng)的法律條款較多。但是，這并非意味著出現(xiàn)任何一個不符合某專利法條款的問題都必須駁回專利申請，作為駁回理由的法條是法定的。
《專利法實施細(xì)則》第五十三條規(guī)定：“依照專利法第三十八條的規(guī)定，發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查應(yīng)當(dāng)予以駁回的情形是指：（一）申請屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的情形，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)的；（二）申請不符合專利法第二條第二款、第二十條第一款、第二十二條、第二十六條第三款、第四款、第五款、第三十一條第一款或者本細(xì)則第二十條第二款規(guī)定的；（三）申請的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定，或者分案的申請不符合本細(xì)則第四十三條第一款的規(guī)定的。”
因此，上述條款在實質(zhì)審查程序中是法定的必審條款，本節(jié)僅對其中部分內(nèi)容進行說明如下。
?。ㄒ唬┥暾埼募膶彶?br />
有關(guān)申請文件的審查，涉及四個重要法條。
1.申請文件修改是否超范圍
雖然申請人在提交申請文件后，有法定的允許主動修改的機會，包括修改分案的機會，但是修改范圍有法定的限制?！秾＠ā返谌龡l規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！币虼?，在實質(zhì)審查時，需要審查申請文件是否修改過，修改是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
2.權(quán)利要求是否清楚以及是否得到說明書支持
根據(jù)《專利法》第二十六條第四款：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！边@里包含兩個實質(zhì)性要求。
一是權(quán)利要求須清楚地限定專利保護的范圍。由于專利保護范圍大小取決于權(quán)利要求，因此，如果權(quán)利要求表達(dá)不清楚，在實質(zhì)審查時就會缺乏明確的審查基礎(chǔ)，而一旦授權(quán)，在出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時，缺乏清楚的比較基礎(chǔ)。
二是權(quán)利要求保護范圍不能過大。衡量的標(biāo)準(zhǔn)是說明書公開的內(nèi)容，如說明書僅僅公開了一個特定的技術(shù)方案，而權(quán)利要求限定的是一個概括的方案，其中包括了本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書不能聯(lián)想到的方案，則這樣的權(quán)利要求得不到說明書的支持，或者說沒有以說明書為依據(jù)。
與之相關(guān)的還有另外一個條款，即《專利法實施細(xì)則》第二十條第二款：“獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征?！睉?yīng)當(dāng)說，不符合該條款的權(quán)利要求是權(quán)利要求未得到說明書支持的特定情形。其特定性在于，該條款針對的是獨立權(quán)利要求，而權(quán)利要求包括獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求。如果一項獨立權(quán)利要求沒有包含說明書中描述的要解決技術(shù)問題所必要的特征，顯然這樣概括的范圍與其發(fā)明貢獻(xiàn)不相匹配，即沒有以說明書為依據(jù)。
3.說明書是否充分公開
與之相關(guān)的法律條款是《專利法》第二十六條第三款：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術(shù)要點。”
在理解該條款時，需要注意兩點。一是這里所說的“對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明”，是指針對權(quán)利要求限定的方案而言。比如，說明書描述了一種新型汽車的發(fā)動機和離合器，但是權(quán)利要求中僅要求保護發(fā)動機的技術(shù)方案，在此情況下，即便離合器的描述不清楚、不完整，也不能據(jù)此認(rèn)定專利申請說明書不符合《專利法》第二十六條第三款。二是“清楚、完整”與“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)”不是相互獨立的要求，后者是衡量是否“清楚、完整”的標(biāo)準(zhǔn)。
4.遺傳資源是否說明來源
在發(fā)明的完成需要依賴遺傳資源的情形下，申請人應(yīng)當(dāng)在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源，申請人無法說明原始來源的，應(yīng)當(dāng)陳述理由。
