依據美國商標法(蘭哈姆法),美國專利商標局將注冊簿分為:主簿和副薄。大部分業(yè)內人士和商標持有人對主簿注冊非常熟悉;然而,許多業(yè)內人士和商標持有人從未聽說過第二個注冊簿,被稱為“副簿注冊”。自1946年商標法實施以來,副簿注冊為缺乏顯著性但能區(qū)分商品或服務來源的商標提供了注冊的可能。(蘭哈姆法第23~28節(jié),美國法典第15編第1091-1096節(jié))。例如:雜志名稱通常對其內容具有描述性,這是副簿注冊中缺乏顯著性的商標的范例。如果該雜志通過大量發(fā)行,被公眾知曉,進而獲得顯著性,則該商標可在主簿注冊進行注冊申請。
02
美國主簿和副簿區(qū)區(qū)別
只有具有顯著性的商標才能在主簿注冊進行
商標注冊申請,顯著性來源于商標獨特的特征或對商標長期廣泛的使用。
主簿具有以下優(yōu)勢:
1. 推定商標的有效性,作為商標專用權的初步證據,對商標持續(xù)專有使用的通告。
2. 如果商標自注冊之日起連續(xù)、不間斷使用超過五年,該商標有可能獲得不可爭辯性(阻止第三方對商標的有效性進行抗辯)。
3. 在主簿注冊的注冊申請須符合美國專利商標局商標注冊的基本要求。主簿注冊的商標申請將經歷公告程序和異議期。
大部分人對副簿注冊不甚了解。通常,只有當審查員以商標缺乏顯著性為由駁回主簿注冊的注冊申請時,副簿注冊才能被了解到。如果審查員認為該商標能夠區(qū)分商品和服務來源,就會允許申請人將主簿注冊的申請修改為副簿注冊的申請。
副簿注冊僅限于正在美國或其他領土國家使用的商標(與意圖使用為申請基礎的商標相反)及那些在原屬國已獲準注冊的商標。在主簿注冊以意圖使用為基礎提出的商標申請,可修改為副簿注冊的商標申請,前提是申請人已提交使用聲明并且該使用聲明已被官方接受。審查員不能因等待申請人提交使用聲明而對該申請進行暫停審理。因此,如果商標申請可能因商標缺乏顯著性而被駁回,建議等到商標即將投入使用時再提出注冊申請。針對主簿注冊中以意圖使用為基礎的注冊申請?zhí)峤皇褂寐暶?,將導致副簿注冊的商標申請日發(fā)生變化。也就是說,美國專利商標局會考慮將提交使用聲明修正的日期作為副簿注冊的申請日期。(美國法典第37編第2條第75款第(b)項)。因此,審查員必須重新對美國專利商標局的數(shù)據庫進行檢索,以檢索出沖突商標。此時申請人應注意審查員可能下發(fā)駁回通知書,原因是,自原申請?zhí)峤恢罩撂峤皇褂寐暶餍拚陂g,可能已有第三方提交了申請,此申請日會早于提交使用聲明修正的日期。
通常,副簿注冊的商標申請由主簿注冊的商標申請修改而來。如果申請人認為商標具有描述性但可能通過使用獲得顯著性,可直接在副簿注冊提交申請。
只有缺乏顯著性的商標才能在副簿注冊提出申請。如果商標具有顯著性,此商標將不能在副簿注冊獲得注冊。因此,如果在副簿注冊申請的商標具有顯著性,則必須將該申請修改為主簿注冊的商標申請,否則該商標將被駁回(臨時法案第815條01款)。
03
主簿注冊的后續(xù)注冊
業(yè)內人士經常討論如何將副簿注冊修改為主簿注冊。事實上,并不存在這樣的程序。如果在副簿注冊獲得商標注冊的所有人欲在主簿注冊獲得商標注冊,必須在主簿注冊提出新申請。進而,副簿注冊的商標注冊人將成為主簿注冊的商標申請人。此外,副簿注冊并不意味著商標還未獲得顯著性(第15章第1096節(jié))從而危及主簿注冊的后續(xù)注冊。
當商標的持續(xù)使用時間至少為五年時,這些使用證據可被視為獲得商標獲得顯著性的證據,但這些證據通常不足以克服商標具有描述性的缺陷。很多時候,審查員會要求提供更多的證據以證明該商標獲得了顯著性,如:該商標的知名度、廣告等證據,及第三方出具的聲明表明此商標已被公眾熟知,并且表明商標與申請人/注冊人的商品或服務已唯一對應起來。
實際上,由于商標通過五年的使用來獲得顯著性的時間與副簿注冊的商標有效性維持的時間一致(自注冊之日起第5至6年內),注冊人通常需要提交使用聲明(Section 8)以維持副簿注冊的有效性, 與此同時,商標所有人在主簿注冊提出新申請。這樣,商標所有人既可以維持副簿注冊的有效性,又在主簿注冊提出了新申請。如果主簿注冊的商標獲得了注冊,可考慮放棄副簿注冊。如果商標注冊滿10年,商標所有人未提交續(xù)展申請,該商標將自動無效。如果商標注冊人欲快速放棄副簿注冊,可向美國專利商標局提交快速放棄請求。如果申請人未能說服美國專利商標局該商標已具有顯著性,那么主簿注冊將不被核準,副簿注冊將繼續(xù)保護注冊人的權利。
04
副簿注冊無公告程序
在副簿注冊的申請商標,不存在注冊前的公告程序,一旦商標申請核準,該商標將被獲準注冊。如果申請人欲快速獲得商標的注冊,可直接在副簿注冊提出申請(而不是在主簿注冊提出申請)。
05
副簿注冊的優(yōu)勢
總括起來,副簿注冊具有以下優(yōu)勢:
1.為缺乏顯著性但能夠區(qū)分商品或服務來源的商標,提供了第二種注冊方式;
2.基于美國副簿注冊,為該商標在其他一些國家獲準注冊或獲得優(yōu)先權創(chuàng)造條件;
3.允許使用注冊標記,如?或短語Reg. U.S. Pat及T.M. Off;
4.副簿注冊的商標信息存在于官方數(shù)據庫中,供查詢用;
5.可阻礙在后近似商標的注冊;
6.盡管商標獲得了顯著性,副簿注冊仍可作為一種保護商標的途徑。
06
副簿注冊的劣勢
副簿注冊的商標無法獲得不可爭辯性,如果申請人向美國專利商標局提出不可爭辯性的請求(主簿注冊的商標一般在第5至6年連同使用聲明和不可爭辯性請求一并提交),將遭到美國專利商標局的駁回。因此,如果第三方能夠出示近似商標的在先使用情況或其他理由證明其在先權利(或其他任何撤銷理由),則副簿注冊的商標注冊隨時都有被撤銷的風險。
副簿注冊已存在了60多年,副簿注冊為能夠區(qū)分商品或服務來源的商標提供了注冊和保護的可能,而人們對副簿注冊的重要性并不是完全了解。商標所有人及法律顧問應了解副簿注冊,副簿注冊程序及后續(xù)在主簿注冊的進行注冊申請等情況。通過這種方式,通常由于商標缺乏顯著性而無法注冊的商標能夠得以注冊。
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