TISC｜充分利用歐洲檢索報(bào)告中的檢索信息，應(yīng)對(duì)國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)審查

 

　　本文關(guān)鍵詞：TISC，歐洲檢索報(bào)告，歐洲專(zhuān)利申請(qǐng)，國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)

　　1.簡(jiǎn)介

　　隨著越來(lái)越多中國(guó)產(chǎn)品出口到歐洲市場(chǎng)，相應(yīng)地，中國(guó)企業(yè)對(duì)歐洲專(zhuān)利的布局需求也在逐年提升。談到歐洲專(zhuān)利，就避不開(kāi)申請(qǐng)歐洲專(zhuān)利過(guò)程中遇到的歐洲檢索報(bào)告，因?yàn)闊o(wú)論是通過(guò)《專(zhuān)利合作協(xié)定》（PCT）還是通過(guò)《巴黎公約》申請(qǐng)歐洲專(zhuān)利，都會(huì)在申請(qǐng)過(guò)程中收到歐洲檢索報(bào)告（European Search Report，ESR）。ESR會(huì)羅列出與專(zhuān)利申請(qǐng)相似和/或相關(guān)的其他文件及檢索要素，這不僅對(duì)申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)隨后的審查階段具有指導(dǎo)作用，還能夠?yàn)閷?zhuān)利導(dǎo)航、無(wú)效檢索等工作提供大量參考信息。

　　鑒于很多申請(qǐng)人有時(shí)不知道如何查找、理解和使用ESR中的大量信息，本文將對(duì)可以從ESR提取的有用信息進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

　　2.在哪里可以找到ESR

　　根據(jù)歐洲專(zhuān)利公約的規(guī)定，EPO會(huì)針對(duì)歐洲發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)（含PCT途徑）出具一份ESR。因此，我們可以從EP 或 WO 專(zhuān)利的“種類(lèi)代碼”來(lái)分辨是否附有 ESR。只有 A1、A3 和 A4 專(zhuān)利包含檢索報(bào)告（見(jiàn)圖 1）；A2 代碼是指在沒(méi)有檢索報(bào)告的情況下公開(kāi)的申請(qǐng)，B代碼是指已授權(quán)專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)的公開(kāi)。

　　3.ESR中包含的信息

　　根據(jù)歐洲專(zhuān)利公約的規(guī)定，ESR至少包含：最相關(guān)的文件（的段落）以及與這些文件相關(guān)的權(quán)利要求（見(jiàn)圖 2）；這些文件的類(lèi)型（例如，申請(qǐng)日之前或之后）；以及申請(qǐng)主題的分類(lèi)。

　　3.1.被引文獻(xiàn)的類(lèi)別

　　ESR在引文前的左欄中通過(guò)類(lèi)別標(biāo)記被引文獻(xiàn)（見(jiàn)圖3）。其中，“X”文檔是與申請(qǐng)文件高度相關(guān)的文檔。當(dāng)單獨(dú)考慮（即考慮公知常識(shí)）時(shí)，它們不僅會(huì)損害新穎性，還會(huì)損害創(chuàng)造性；“Y”文件與同一類(lèi)別的其他文件結(jié)合使用時(shí)（即第一個(gè)“Y”文件必需要伴隨至少第二個(gè)“Y”文件），會(huì)影響發(fā)明申請(qǐng)的創(chuàng)造性；“&” 文檔指的是與另一個(gè)引用的文檔屬于同一專(zhuān)利家族（描述了相同的發(fā)明內(nèi)容）的成員。

　　“A”文件給出了現(xiàn)有技術(shù)的一般狀態(tài)，不會(huì)對(duì)發(fā)明申請(qǐng)的可專(zhuān)利性有不利影響。有時(shí)，當(dāng)這些文件已經(jīng)在申請(qǐng)文件的描述中提到時(shí)，它們也會(huì)被列為“A、D”。

　　“P”文件在申請(qǐng)文件的優(yōu)先權(quán)日之后但在申請(qǐng)日之前公布。當(dāng)申請(qǐng)文件的優(yōu)先權(quán)日期被證明是無(wú)效時(shí)，這些對(duì)比文件會(huì)影響申請(qǐng)文件的新穎性。

　　“E”文件在申請(qǐng)日之后公布，但對(duì)比文件在本申請(qǐng)日之前具有申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日，并包含破壞申請(qǐng)文件新穎性的內(nèi)容。當(dāng)對(duì)比文件優(yōu)先權(quán)有效時(shí)，這些對(duì)比文件會(huì)影響申請(qǐng)文件的新穎性。

　　“T”文件被列為理論背景。例如，雖然這些對(duì)比文件的發(fā)表晚于申請(qǐng)文件，但對(duì)申請(qǐng)文件的基本理論給出了很好的解釋?zhuān)蛘弑砻魃暾?qǐng)文件中的推理是不正確的（見(jiàn)圖4）。

　　3.2.申請(qǐng)文件的分類(lèi)

　　ESR會(huì)列出發(fā)明申請(qǐng)文件本身的 IPC 分類(lèi)和ESR審查員在檢索過(guò)程中選用的IPC 分類(lèi)號(hào)（見(jiàn)圖 5）。通過(guò)充分利用以上兩類(lèi)分類(lèi)號(hào)，申請(qǐng)人能夠找到其他相關(guān)的對(duì)比文件。因?yàn)镋SR審查員已經(jīng)在不同的子類(lèi)中進(jìn)行了檢索，因此申請(qǐng)人可以在隨后的審查程序中，通過(guò)引入從屬權(quán)利要求的一個(gè)小特征來(lái)修改權(quán)利要求。

　　4.部分檢索報(bào)告

　　根據(jù)EPO規(guī)定，歐洲發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)具備單一性（unity），即專(zhuān)利申請(qǐng)應(yīng)只涉及一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造或者一組相關(guān)聯(lián)的可形成一個(gè)單一的總發(fā)明構(gòu)思的發(fā)明創(chuàng)造。當(dāng)EPO的檢索部門(mén)認(rèn)為一件發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求過(guò)多、無(wú)法進(jìn)行有意義的檢索或申請(qǐng)缺乏發(fā)明的單一性時(shí)，檢索部門(mén)將只針對(duì)權(quán)利要求中的第一個(gè)或者第一組提及的發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行檢索，其他部分將不進(jìn)行檢索，由此出具的歐洲檢索報(bào)告即為部分檢索報(bào)告（Partial European Search Report）。實(shí)際檢索了什么以及為什么沒(méi)有檢索其余部分，可以在報(bào)告的B 表“缺乏發(fā)明單一性”和C 表“不完整檢索”中找到。為了了解申請(qǐng)人在此階段可以采取的不同行動(dòng)，了解此類(lèi)部分檢索報(bào)告背后的意見(jiàn)非常重要。

　　歐洲專(zhuān)利審查員通過(guò)部分檢索報(bào)告（通常只針對(duì)第一個(gè)發(fā)明點(diǎn)擬定）和表B，表明被檢索的發(fā)明的范圍和缺乏單一性的原因。同時(shí)，部分檢索報(bào)告中會(huì)列明其他未進(jìn)行檢索的發(fā)明有哪些組，每組檢索費(fèi)為多少。

　　如果申請(qǐng)人選擇不繳納其他部分的檢索費(fèi)，則EPO將根據(jù)該部分檢索報(bào)告制作（EESR）下發(fā)給申請(qǐng)人。申請(qǐng)人在答復(fù)該EESR時(shí)，有可能針對(duì)單一性的問(wèn)題進(jìn)行答辯，實(shí)質(zhì)審查部門(mén)的審查員會(huì)對(duì)該答辯進(jìn)行審查。如果答辯成功，EPO將在必要時(shí)進(jìn)行不收費(fèi)的進(jìn)一步檢索。但是，如果審查員仍然認(rèn)為發(fā)明缺乏單一性，未繳納檢索費(fèi)的發(fā)明部分將不再進(jìn)行審查。對(duì)于未繳納檢索費(fèi)的發(fā)明部分，申請(qǐng)人可以選擇在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，通過(guò)提交分案申請(qǐng)來(lái)進(jìn)行進(jìn)一步的保護(hù)。

　　或者，如果申請(qǐng)人選擇繳納其他部分的檢索費(fèi)，EPO將針對(duì)已經(jīng)繳納了檢索費(fèi)的發(fā)明組進(jìn)行檢索，并且根據(jù)之前的檢索結(jié)果和進(jìn)一步的檢索結(jié)果制作擴(kuò)展檢索報(bào)告（EESR）下發(fā)給申請(qǐng)人。同樣的，申請(qǐng)人在答復(fù)該EESR時(shí)，也可以針對(duì)單一性的問(wèn)題進(jìn)行答辯，如果答辯成功，EPO將會(huì)退還申請(qǐng)人額外繳納的檢索費(fèi)。如果答辯不成功，則EPO將只審查已經(jīng)繳納檢索費(fèi)并經(jīng)過(guò)檢索的其中一組發(fā)明，申請(qǐng)人可以選擇需要進(jìn)行審查的發(fā)明是繳納了檢索費(fèi)中的哪一組。其他未被審查的發(fā)明部分，申請(qǐng)人可以選擇在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，通過(guò)提交分案申請(qǐng)來(lái)進(jìn)行進(jìn)一步的保護(hù)。

　　5.檢索策略信息

　　從2015年1月11日開(kāi)始，EPO出具的ESR都帶有一個(gè)名為“檢索策略信息”的附件，其中包括檢索到的數(shù)據(jù)庫(kù)、使用的分類(lèi)符號(hào)和以本發(fā)明為特征的關(guān)鍵詞（見(jiàn)圖6）。

　　6.小結(jié)

　　EPO的歐洲檢索報(bào)告是一種非常有效的工具，可以快速了解現(xiàn)有相關(guān)技術(shù)。它不僅列出了引用文件對(duì)其有效的適當(dāng)段落和權(quán)利要求，還通過(guò)引用文件的類(lèi)別讓申請(qǐng)人一眼就能確定它們的重要性。此外，ESR提供了關(guān)于所執(zhí)行的搜索策略的有價(jià)值的信息，或者直接在搜索報(bào)告本身提到的 IPC 分類(lèi)中，或者在公共檢查中關(guān)于搜索策略的附件信息中。

　　收到檢索報(bào)告的申請(qǐng)人需要了解不同類(lèi)型檢索報(bào)告（例如補(bǔ)充檢索報(bào)告、部分檢索報(bào)告）和附件（表B、表C）的含義，有助于在收到搜索報(bào)告后做出最佳反應(yīng)，這可能會(huì)在接下來(lái)的檢查階段產(chǎn)生嚴(yán)重影響。